Diez cosas y media que debe saber sobre las marcas y nombres comerciales

GPI Patentes y Marcas S.L.© LogoRapid y GPI Patentes y Marcas, enero 2008

La marca es un concepto fundamental en el comercio moderno: permite individualizar a la empresa o un producto, distinguirse de la competencia, y establecer una relación emocional con el cliente.

Pero no basta con desarrollar la marca desde el punto de vista visual y de marketing. Hay que protegerla legalmente, para que nadie pueda aprovecharse ilícitamente de la inversión que se ha realizado.

En este artículo exponemos los conceptos y hechos más importantes que cualquier empresario debe conocer acerca de las marcas registradas.

Nota: al hablar de marca en este artículo, nos referimos tanto al "nombre" (pronunciable) de la marca, como a la representación gráfica (logotipo).

1. El nombre de una empresa no es una marca

Mucha gente cree que al registrar su empresa, ya está protegiendo el nombre como si fuera una marca registrada. Nada más lejos de la realidad: la inscripción en el Registro Mercantil sólo le otorga el derecho a operar. La marca la concede la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), y no tiene nada que ver con el Registro Mercantil.

Si usted no ha registrado la marca, no puede evitar que cualquier otro la utilice, aunque sea el nombre de su empresa.

Es más, alguien podría registrar la marca, e impedirle a usted utilizarla.

2. Acerca de marcas y nombres comerciales

Son lo mismo: normalmente el término “marca” se aplica a productos físicos, mientras que el término “nombre comercial” se aplica a servicios.

La marca proporciona el derecho exclusivo a utilizar el nombre de la marca, y el derecho a impedir que otros utilicen el mismo nombre o nombres parecidos en productos similares. El criterio es que sean lo suficientemente parecidos, en escritura, sonido o significado, como para producir confusión en el público, y prestando un servicio o comercializando un producto igual o estrechamente ligado.

El registro es un proceso lento. Una vez solicitada la marca, la OEPM la publica en el BOPI, y se abre un periodo de dos meses para que cualquiera que tenga un derecho anterior pueda presentar una oposición. Si no hay oposición, la marca se registrará sin más problemas. El proceso completo puede durar ocho meses.

En principio, el hecho de haber solicitado una marca no le da derecho a utilizarla hasta que se le haya concedido en firme. En la práctica, lo más normal es que se empiece a utilizar inmediatamente. Pero tenga en cuenta que, si se produce una oposición, es posible que deba acabar retirando todo lo que haya creado con esa marca. Y, en el peor de los casos, deberá pagar daños y perjuicios al titular de la marca ofendida.

3. Investigación previa

Para reducir la posibilidad de que se produzca una oposición, es conveniente efectuar una investigación previa de la disponibilidad del nombre seleccionado. Hay dos posibilidades:

  1. Utilizar el buscador online que proporciona la OEPM. Es gratis, pero tiene el inconveniente de que sólo proporciona información parcial. La misma OEPM recomienda no basarse únicamente en esta investigacíon para decidirse por una marca determinada.
  2. Utilizar una base de datos que tienen los Agentes de la Propiedad Intelectual. Esta base de datos permite efectuar búsquedas literales y por parecido, tiene una fiabilidad cercana al 100%, y se realiza en cuestión de horas. Además, el Agente de Marcas le podrá asesorar sobre las posibilidades de registrar una marca determinada, según el resultado de la investigación.

4. Clases

El registro de una marca otorga exclusividad en su uso aplicado a una categoría de productos o servicios, pero no es universal. Alguien puede registrar el mismo nombre y aplicarlo a una categoría diferente, siempre y cuando no estén estrechamente relacionadas. Las categorías están definidas en las “Clases de Niza”, las cuales definen 34 categorías de productos y 11 de servicios.

5. Tipos de marcas

Hay tres tipos de marca principales, dependiendo de cómo se haga la solicitud:

  1. Denominativa: se solicita únicamente el registro del nombre que se quiere utilizar comercialmente, sin asociarle ningún símbolo.
  2. Gráficas: se registra el símbolo (logotipo) que representará a la marca.
  3. Mixtas: se incluyen en el mismo registro el nombre y el símbolo de la marca. De hecho, se registra un gráfico que contiene el texto con la marca (el logotipo).

Es importante saber que el precio del registro es el mismo para los tres tipos.

En el caso de que se haga un logotipo para una marca ya existente, o que se rediseñe, es importante registrarlo ante la OEPM. De no hacerlo, cualquiera podría copiarlo descaradamente, y no se podría hacer nada para evitarlo.

6. Relación entre la marca y los nombres de dominio .es

Las normas de Red.es (entidad responsable de asignar los nombres de dominio .es) establecen que cualquiera puede registrar cualquier nombre de dominio (con algunas excepciones), pero que los titulares de marcas tienen la prioridad para registrar el dominio del mismo nombre.

Hay varios aspectos que conviene conocer:

  1. Sólo se pueden hacer reclamaciones sobre dominios cuando:
    1. El dominio corresponde exactamente o provoque confusión con la marca registrada (origen empresarial erróneo).
    2. El producto o servicio que presta a través de la página web sea el mismo o estrechamente relacionado con el amparado por el registro de marca.
  2. Si alguien registra el dominio de una marca registrada, el proceso para reclamar y recuperar el dominio puede ser largo, complejo y caro. Es muy conveniente registrar el dominio al mismo tiempo que se solicita la marca, o antes, aunque no se tenga previsto utilizarlo. Para valorar la importancia de este registro preventivo, tenga en cuenta que el dominio puede costar 20 € por año, pero el proceso de reclamación podría costar varios miles.

7. Marcas comunitarias

Si usted exporta, o tiene expectativas de exportar, le puede interesar solicitar una marca comunitaria. En lugar de registrar la marca individualmente en todos y cada uno de los mercados donde vaya a operar, puede solicitar una marca comunitaria, que automáticamente incluye el registro en todos los países miembros de la UE (27 países).

8. El símbolo ®

Uno de los derechos que le otorga el hecho de tener registrada una marca es el de utilizar el símbolo ® para señalar los nombres que están protegidos y no pueden ser copiados. Tenga en cuenta que es un derecho, no tiene por qué utilizarlo si no quiere, y si no lo utiliza no por ello perderá ningún otro derecho.

9. Vigilancia de la marca

Cuando alguien solicita una marca, la OEPM la publica en su boletín oficial (el BOPI), y la acaba otorgando si nadie se opone. Lo importante es que alguien podría solicitar una marca prácticamente idéntica a la suya, y le sería concedida si usted no se opone explícitamente.

El problema es que a usted no le avisará nadie de que se ha solicitado una marca que puede entrar en conflicto con la suya. Así que, ¿cómo se va a oponer? Necesita que alguien esté monitorizando las marcas que se solicitan y le avise cuando sea necesario.

Este servicio se llama “Vigilancia de marca”, y lo ofrecen los Agentes de la Propiedad Intelectual.

10. Si hay una oposición…

Hay varias circunstancias que pueden poner en peligro su solicitud de marca. Una de ellas es que alguien presente una oposición.

Pueden oponerse aquellos titulares de una marca que consideren que la nueva marca se puede confundir con la suya, y que la tengan registrada en la misma clase u otra estrechamente relacionada.

El periodo para oponerse a una solicitud de marca es de dos meses a partir de la publicación. Cuando se produce una oposición, la OEPM la publica en su boletín (el BOPI) y le avisa por carta. Usted tiene la oportunidad de recurrir a la oposición. Si no lo hace, la marca será desestimada.

Tanto para oponerse a una solicitud de marca de otro, como para defenderse de una oposición, necesita los servicios de un Agente de la Propiedad Intelectual.

10½. Si hay un suspenso de fondo…

Es posible que la propia oficina Española determine que su solicitud de marca o nombre comercial infringe prohibiciones absolutas establecidas en la Ley de marcas. Dependiendo del artículo quebrantado, la viabilidad del expediente será nula, y por tanto la marca no será concedida. Pero en el caso de que se trate del artículo 5.1.d), y si se quiere mantener la misma denominación, la solución es sencilla: deberá crear una imagen (logotipo) que acompañe a su nombre comercial y realizar una nueva instancia.

LogoRapid y GPI proporcionan un servicio específico para reaccionar ante un suspenso de fondo y evitar que su marca sea desestimada.

Acerca de GPI Patentes y Marcas

GPI Patentes y Marcas es una agencia de la propiedad intelectual dedicada al registro de marcas. Con oficinas en Barcelona y Madrid, pueden asesorarle y realizar por usted todos los trámites necesarios de solicitud de nuevas marcas, oposición y defensa, etc.

GPI Patentes y Marcas proporciona los servicios siguientes:

  • Investigación previa de marcas y nombres comerciales.
  • Solicitud de marcas nacionales y comunitarias.
  • Gestión de oposiciones.
  • Servicio de vigilancia de marcas.

GPI Patentes y Marcas colabora con LogoRapid en el asesoramiento a sus clientes, ayudándoles a proteger los logotipos creados por LogoRapid.

Para más información, visite la web www.gpi-patentesymarcas.es, o llame al teléfono 932 150 482.


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